1.實用新型初步審查中怎樣把握《專利法》第26條第3款的規(guī)定

答：實用新型初步審查中對《專利法》第26條第3款中有 關(guān)“清楚”、“完整”的要求主要是把握說明書是否“明顯”不 符合上述要求。

具體審查中，審查員根據(jù)技術(shù)方案，結(jié)合申請 人在說明書中所描述的背景技術(shù)、所要解決的技術(shù)問題和有益 效果、具體實施方式以及附圖來進(jìn)行判斷。 具體的要求如下： （1） 對于“清楚”，《專利審查指南2010》中有兩項規(guī)定， 即“主題明確”和“表述準(zhǔn)確”。

對于實用新型專利申請而言， 因為其保護(hù)客體為具有形狀、構(gòu)造的產(chǎn)品，因此申請人在撰寫 實用新型專利說明書時首先應(yīng)當(dāng)清楚寫明實用新型所保護(hù)的主 題，主題一般通過“實用新型名稱”和“技術(shù)領(lǐng)域”兩部分內(nèi) 容來體現(xiàn)；其次，在“實用新型內(nèi)容”部分寫明實用新型所要 解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案，并對照 現(xiàn)有技術(shù)寫明該實用新型的有益效果。 應(yīng)當(dāng)注意的是，實用新型專利審查為初步審查制，一般情況下不進(jìn)行檢索，因此審查 員在審查某些問題時，如判斷技術(shù)特征是否為對材料本身的限 定、是否為已知方法等，要依據(jù)申請人在背景技術(shù)中描述的內(nèi) 容進(jìn)行判斷。

因此申請人應(yīng)當(dāng)在背景技術(shù)部分盡量客觀、完整 地描述本實用新型基于的技術(shù)背景。 另外，盡管實用新型專利 不保護(hù)方法、新材料本身，有關(guān)這樣的內(nèi)容不允許寫入權(quán)利要 求中，但是可以記載在說明書中。

應(yīng)當(dāng)注意的是，“實用新型內(nèi) 容”部分應(yīng)盡量和權(quán)利要求記載的內(nèi)容保持一致，不要記載涉 及工藝方法、新材料等內(nèi)容，可以在說明書“具體實施方式” 部分寫人此類內(nèi)容。 在表述準(zhǔn)確方面，實用新型專利申請文件的要求與發(fā)明專 利申請是一致的，都要求說明書應(yīng)當(dāng)使用實用新型所屬技術(shù)領(lǐng) 域的技術(shù)用語。

說明書的表述應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確地表達(dá)實用新型的技術(shù) 內(nèi)容，不得含糊不清或模棱兩可，以致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不能 清楚、正確地理解該實用新型。 在這一點上，審查員在判斷過 程中掌握的尺度與發(fā)明一樣，并不是要求“明顯”準(zhǔn)確。

（2） 對于“完整”，實用新型專利申請的要求與發(fā)明專利申 請的要求一樣，都要求整個說明書由五部分構(gòu)成，每個部分寫 清標(biāo)題和內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)注意的是，凡是所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員不能 從現(xiàn)有技術(shù)中直接、唯一地得出的內(nèi)容，均應(yīng)當(dāng)在說明書中有 所描述。

（3） 對于“能夠?qū)崿F(xiàn)”，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照 說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該實用新型的技術(shù)方案，解決 其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。在這一點的判斷上， 實用新型初步審查一般以“明顯”為判斷基準(zhǔn)，即根據(jù)說明書 記載的技術(shù)方案，結(jié)合申請人描述的背景技術(shù)、所要解決的技 術(shù)問題和有益效果、具體實施方式以及附圖來判斷該技術(shù)方案 是否明顯不能實現(xiàn)。

在這一點上與發(fā)明專利申請的審查略有區(qū)別。 下面結(jié)合一個具體案例來解釋在這個問題上審查員的判斷 標(biāo)準(zhǔn)。

【案例4-1】 一件涉及油脂色澤自動測定裝置的實用新型專利申請，其 說明書描述的背景技術(shù)是通過人工方式測定油脂色澤，效率低， 本實用新型所要解決的技術(shù)問題是實現(xiàn)高效的油脂色澤自動 測定。 說明書中只記載了該裝置具有殼體、樣品儲存室和自動測 定模塊，以及三者之間的位置關(guān)系，并沒有公開自動測定模塊 的組成部分及結(jié)構(gòu)，并且附圖是產(chǎn)品外觀示意圖，未能清楚反 映出整個測定裝置的構(gòu)造方案。

所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在閱讀該案例的說明書后，無法 根據(jù)說明書記載的內(nèi)容實現(xiàn)該實用新型的技術(shù)方案，不能解決 自動測定的技術(shù)問題，也無法產(chǎn)生預(yù)期的高效的技術(shù)效果。 也 就是說，該申請的說明書沒有充分公開解決技術(shù)問題所必需的 關(guān)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知技術(shù)內(nèi)容，明顯不符合《專利法》第26條第3 款的規(guī)定。

應(yīng)當(dāng)注意的是，如果審查員根據(jù)本領(lǐng)域技術(shù)常識，或查閱 資料后根據(jù)所得知識，仍不能合理推導(dǎo)出說明書描述的技術(shù)方 案如何實現(xiàn)，審查員可以發(fā)出審查意見通知書，提出對其技術(shù) 方案是否清楚、完整進(jìn)行合理質(zhì)疑的審查意見。 在審查員發(fā)出審查意見通知書后，申請人如果有不同意見， 可通過兩種方式陳述：用現(xiàn)有技術(shù)舉證，或者對其技術(shù)方案中 的內(nèi)容進(jìn)一步說明。

審查員根據(jù)申請人的陳述，再次審查說明書是否仍然屬于 明顯不符合《專利法》第26條第3款規(guī)定的情形。如果舉證內(nèi) 容或意見陳述充分說明審查員在審查意見通知書中質(zhì)疑的內(nèi)容屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員公知的常識和內(nèi)容，審查員應(yīng)當(dāng) 認(rèn)為該說明書沒有明顯不符合《專利法》第26條第3款的缺 陷；如果舉證內(nèi)容或意見陳述沒有充分說明審查員所質(zhì)疑的內(nèi) 容為現(xiàn)有技術(shù)，審查員應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該說明書明顯不符合《專利法》 第26條第3款的規(guī)定。

2.如何答復(fù)發(fā)明專利實質(zhì)審查意見

《中華人民共和國專利法》第37條和第38條的規(guī)定：國務(wù)院專利行政部門對發(fā)明專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查后，認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)通知申請人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見，或者對其申請進(jìn)行修改；無正當(dāng)理由逾期不答復(fù)的，該申請即被視為撤回。

發(fā)明專利申請經(jīng)申請人陳述意見或者進(jìn)行修改后，國務(wù)院專利行政部門仍然認(rèn)為不符合本法規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)予以駁回。 發(fā)明專利審查意見通知書和針對發(fā)明專利審查意見通知書的意見陳述是發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中的重要環(huán)節(jié)，審查意見通知書指出發(fā)明專利存在的問題，意見陳述書應(yīng)當(dāng)有針對性的陳述。

答復(fù)審查意見通知書的意見陳述書應(yīng)當(dāng)避免僅引用專利法及其實施細(xì)則的相關(guān)法律規(guī)定、而缺少針對性的答復(fù)意見。 申請人在答復(fù)審查意見通知書時，首先要核實其中引用的對比文件，在此過程中找出存疑點，在質(zhì)疑對比文件的事實認(rèn)定、公知常識認(rèn)定、對比文件的結(jié)合啟示時，要從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)方案、技術(shù)問題以及技術(shù)效果等角度結(jié)合實際案情在意見陳述書中進(jìn)行有理有據(jù)地陳述。

3.現(xiàn)有技術(shù)與公知常識的區(qū)別

關(guān)于公知常識的認(rèn)定，多數(shù)專家認(rèn)為，公知常識屬于最高人民法院關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定第68條第1項規(guī)定的“眾所周知的事實”，法庭可以直接認(rèn)定，當(dāng)事人無需舉證證明。但將公知常識作為一種眾所周知的事實來認(rèn)定時要注意以下幾點：

第一，所謂眾所周知的事實必須為特定時空范圍內(nèi)的某一領(lǐng)域的一般社會成員所公知，不一定是社會上每一個人都知道的事實，即本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在專利申請日之前所公知的一般技術(shù)常識。

第二，眾所周知的事實屬于證據(jù)學(xué)上司法認(rèn)知的內(nèi)容。法庭可以在訴訟中的任何程序或者階段主動或者應(yīng)當(dāng)事人的請求采取司法認(rèn)知認(rèn)定案件所涉眾所周知的事實，不受舉證時限限制。

第三，當(dāng)事人一方對對方主張的或者專利復(fù)審委員會認(rèn)定的公知常識提出異議的，對方當(dāng)事人或者專利復(fù)審委員會有責(zé)任提供有關(guān)資料和作出充分說明。當(dāng)事人可以對法庭采取的司法認(rèn)知提出異議，法庭應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人司法認(rèn)知的理由和過程。

第四，有相反證據(jù)足以推翻司法認(rèn)知所認(rèn)定的事實的，主張該事實的當(dāng)事人仍需舉證。

第五，法院認(rèn)定眾所周知的事實不受司法審查案卷外證據(jù)排除規(guī)則的限制，行政機關(guān)在行政程序中未記入案卷的眾所周知的事實，在訴訟中仍可以予以認(rèn)定。

對于公知常識的舉證，有專家認(rèn)為，公知常識要依本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的認(rèn)識來判斷，要求對所有的公知常識進(jìn)行舉證是不可能的。生活常識無須舉證，對技術(shù)常識只有當(dāng)當(dāng)事人證明專利復(fù)審委員會的認(rèn)定有錯誤時，專利復(fù)審委員會才負(fù)有舉證責(zé)任。還有專家認(rèn)為，公知常識不都是眾所周知的事實，其中屬于眾所周知的事實的公知常識無須舉證，只有在行政認(rèn)知與司法認(rèn)知的范圍出現(xiàn)不同時，專利復(fù)審委員會才應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)舉證證明。

有專家認(rèn)為，對公知常識的認(rèn)定涉及是否引入了新的無效審查理由的問題，在無效審查程序中已經(jīng)涉及到，不應(yīng)允許在訴訟階段再引入公知常識。如果是無效請求人主張，必須在無效審查階段提出來，必須提供相應(yīng)的證據(jù)并經(jīng)過聽證。如果是專利復(fù)審委員會依職權(quán)引入，當(dāng)事人在起訴時未提出異議的就視為其認(rèn)可；起訴時提出異議的，專利復(fù)審委員會仍應(yīng)當(dāng)舉證，這不屬于提交新證據(jù)，當(dāng)事人也可以在訴訟中舉出新證據(jù)反駁專利復(fù)審委員會的認(rèn)定及其舉證，但有關(guān)證據(jù)最遲應(yīng)在一審?fù)徑Y(jié)束前提出。

現(xiàn)有技術(shù)（2009-10-1以前執(zhí)行2001年的《專利法》稱為“已有的技術(shù)”）必須具有三性：1、公知性，公開方式包括出版物公開、使用公開和以其他方式公開三種；2、時效性：公開時間必須在被審申請的包括在申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日） 以前；3、實用性：“能夠制造或者使用”和能夠產(chǎn)生“積極效果”。

公開時間在被審申請的申請日以前，沒有實用性的公知方案，不是現(xiàn)有技術(shù)。如“嫦娥奔月”這類科幻小說、神話中公開的方案。因為吃仙藥不能讓人從地球奔到月球上去，所以是沒有實用性的公知方案?！辨隙鸨荚隆熬筒皇乾F(xiàn)有技術(shù)。所以不能說：中國的嫦娥在遠(yuǎn)古時期就到月球上去了，可見世界登月第一人，不是美國人尼爾·阿姆斯特朗，而是中國的嫦娥！